Marcas de fábrica o de comercio
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Relación con el Convenio de Paris
Materia objeto de protección
Condiciones de registro
Derechos conferidos y excepciones
Marcas notoriamente conocidas
Duración de la protección
“Otros requisitos” y licencias
Marcas: propósito
Relación entre ADPIC y Paris
• Convenio de París (1967)
• ADPIC agregó:
– Definición de las marcas
– Descripción de los derechos que otorgan las marcas registradas
– Disposiciones sobre las limitaciones y duración de la protección
– Marcas de servicio y las marcas notoriamente conocidas
– Pero sólo obliga a proteger marcas registradas y las marcas
notoriamente conocidas
Marcas de fábrica o de comercio
• Una marca de fábrica o de comercio es un signo, o una
combinación de signos, que se utiliza para distinguir los
bienes o servicios de una empresa de los de otras
(Artículo 15.1).
Materia objeto de protección
• Pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio,
entre otros, las palabras, nombres de persona, letras,
números, elementos figurativos, colores, y combinaciones
de lo anterior sin ninguna limitación (Art. 15.1):
Señal de llamada de Nokia
Color Magenta de
Deutsche Telecom
• Los Miembros pueden decidir libremente si admiten o no el
registro de signos no perceptibles visualmente (Art. 15.1)
Condiciones de registro (1)
• Los Miembros (Artículo 15.5):
– deben publicar cada marca antes de su registro o sin
demora después de él.
– deben ofrecer además una oportunidad razonable de
pedir la anulación del registro.
– pueden ofrecer la oportunidad de oponerse al
registro de una marca de fábrica o de comercio.
Condiciones de registro (2)
Razones que NO pueden usarse para rechazar el registro:
• Falta de registro en el país de origen (CdP).
• Forma de la marca, si está registrada en otro Miembro (CdP).
• Uso efectivo de la marca en el momento del registro (Art 15.3).
• Naturaleza de los bienes o servicios identificados por la marca
(Art 15.4):
Condiciones de registro (3)
Situaciones en que los Miembros están obligados a rehusar o
invalidar el registro de las marcas:
• Marcas notoriamente conocidas (CdP).
• Emblemas de Estado y signos oficiales de control (CdP).
• Indicaciones geográficas cuando el uso de la marca puede
inducir al público a error o si la marca no corresponde al
origen indicado (Art. 22, 23 y 24).
Los Miembros pueden denegar el registro de una marca por otros
motivos, siempre que no contravengan las disposiciones del
Convenio de París (Art. 15.2):
• DS176, Estados Unidos, Artículo 211 de la Ley de Asignaciones
DS176 – Ley de Asignaciones (1)
Medida en litigio: Artículo 211 prohíbe a quienes
tengan un interés en marcas de fábrica/ comercio
relacionadas con bienes confiscados por el
Gobierno cubano registrar/renovar esas marcas
sin el consentimiento del titular original.
DS176 – Ley de Asignaciones (2)
Constataciones:
• Artículo 211 se refiere a la “titularidad” de una marca, por lo que no
es incompatible con el ADPIC dado que éste consagra una
definición de una marca y establece únicamente los criterios que
deben satisfacerse para su registro (pero no una obligación de
registrar “todas” las marcas).
• El Artículo 211 no es incompatibles con el ADPIC dado que no hay
normas que determinen quién es el “titular” de una marca, lo que es
una decisión de cada país.
• El Artículo 211 infringe las obligaciones de trato nacional, ya que se
aplican a los titulares originales que eran nacionales cubanos, pero
no a los titulares originales que eran nacionales de los Estados
Unidos.
Derechos conferidos
• “El titular de una marca de fábrica o de comercio
registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que
cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en
el curso de operaciones comerciales signos idénticos o
similares para bienes o servicios que sean idénticos o
similares a aquellos para los que se ha registrado la
marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de
confusión“ (Artículo 16.1).
Derechos conferidos
"cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión"
– una gran similitud entre los signos puede compensarse por una
fuerte diferencia de los productos en que se utilizan esos signos,
y viceversa:
Servicios de entrega de
documentos
Servicios de
restaurantes y comidas
Refrescos, especialmente
jugo de frutas
Comidas calientes de
autoservicio entregadas
por máquinas
Marcas notoriamente conocidas
Marcas que sin estar necesariamente registradas en
un país son notoriamente conocidas en él.
Marcas notoriamente conocidas
Gozan de mayor protección:
• Se debe, de oficio, rehusar o invalidar el registro, y
prohibir el uso, de un signo susceptible de crear
confusión con una marca conocida (CdP).
• El ADPIC extiende la
protección al uso de la marca
en productos no similares si
la marca notoriamente esta
registrada (Art. 16.3).
• Se debe incluir la notoriedad obtenida como
consecuencia de la promoción de la marca (Art. 16.2).
Excepciones
Los Miembros pueden establecer excepciones limitadas de
los derechos conferidos por las marcas, a condición de que
esas excepciones (Artículo 17):
• sean limitadas;
• tengan en cuenta los intereses legítimos del titular y de
los terceros.
• fue interpretado por el Grupo Especial en CE - Marcas de
fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (DS174)
– señaló que la consideración de los intereses del titular de la
marca está sujeta a un criterio menos estricto que en materia de
patentes o derecho de autor.
Duración de la protección
• Registro (Artículo 18):
– Inicialmente por no menos de siete años.
– renovable indefinidamente.
• Uso efectivo (Artículo 19):
– Si se exige el uso efectivo para mantener el
registro, éste sólo podrá anularse después de un
período ininterrumpido mínimo de tres años de falta
de uso.
Otros requisitos
No debe complicarse injustificablemente el uso de una marca
con exigencias especiales, como por ejemplo … el uso en
una forma especial o el uso de una manera que menoscabe
la capacidad de la marca para distinguir los bienes de una
empresa de los de otra (Artículo 20).
Licencias
Licencias y cesión (Artículo 21):
• Los Miembros pueden establecer las condiciones
para las licencias y la cesión de las marcas de
fábrica o de comercio, quedando entendido que:
– el titular de una marca registrada tendrá derecho
a cederla con o sin la transferencia de la
empresa a que pertenezca la marca
– no se permitirán las licencias obligatorias de
marcas.
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