DIPLOMADO EN
PROPIEDAD INTELECTUAL
Y COMPETENCIA
4 de mayo de 2011
LA PROBLEMÁTICA EN TORNO
A LA NOTORIEDAD: El
Precedente del INDECOPI sobre
marcas notoriamente
conocidas
Juan Pablo Schiantarelli
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
Antecedente en discusión
(INDECOPI)
• Precedente de observancia obligatoria
sobre marcas notoriamente conocidas Res. 2951-2009/TPI-INDECOPI de 9 de
noviembre de 2009 – (caso “KENT”).
DECISIÓN 486 (rasgos de la protección
ampliada)
• Protección excepcional (Decisión 486):
• Marcas no inscritas (no vigencia del Principio
de Inscripción Registral).
• Productos o servicios no idénticos ni
similares
(fuera
del
Principio
de
Especialidad).
• Protección a todas las funciones de las
marcas: distintiva, indicadora de la calidad,
condensadora del goodwill, publicitaria.
DECISIÓN 486 (protección ampliada y
funciones)
• Confusión más allá del Principio de
Especialidad (función distintiva).
• Aprovechamiento injusto del prestigio o
renombre (función condensadora del
goodwill).
• Dilución del valor comercial (función
indicadora de la calidad).
• Dilución de la fuerza distintiva (función
publicitaria).
DECISIÓN 486 (protección ampliada y
criterios)
•
•
•
•
Se reprimen:
Conductas confusorias (+ notoriedad).
Conductas parasitarias (+ renombre).
Conductas lesivas del renombre o dilution
by tarnishment (+ renombre)
• Conductas lesivas del carácter distintivo o
dilution by blurring (+ notoriedad)
ANTECEDENTES INTERNACIONALES A LA
REGULACIÓN ANDINA (2000)
(CUP)
• Art. 6bis del CUP: Protección a una marca
de producto notoriamente conocida.
• Notoriedad o conocimiento en el país donde
se invoca protección.
• Marca no inscrita en el país donde se invoca
protección.
• Protección
dentro
del
Principio
de
Especialidad (identidad o similitud entre
productos) frente al riesgo de confusión.
ANTECEDENTES INTERNACIONALES A LA
REGULACIÓN ANDINA Y NACIONAL
(ADPIC)
• Art. 16.3 ADPIC (ref. art. 6bis CUP):
• Protección a la marca (de producto o de
servicio) registrada, fuera del Principio de
Especialidad, cuando se pueda producir: una
conexión entre los bienes o servicios y se
produzca una lesión a los intereses del titular
de la marca registrada.
ANTECEDENTES INTERNACIONALES A LA
REGULACIÓN ANDINA Y NACIONAL
(OMPI)
• Recomendación
Conjunta
relativa
a
las
Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas
Notoriamente Conocidas
• Notoriedad y no renombre.
• Marca no registrada.
• Protección dentro o fuera del Principio de
Especialidad cuando se pueda producir: un vínculo
entre los productos o servicios, un menoscabo o
dilución del carácter distintivo o un aprovechamiento
desleal del carácter distintivo.
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas
notorias/renombradas frente al riesgo de
confusión)
• La mayor notoriedad o implantación hace más
propensa la confusión, incluso frente a productos o
servicios distintos.
• Fuera de los límites clásicos del Principio de
Especialidad (no identidad o similitud entre productos o
servicios).
• Posibilidad de expansión o tendencia a la
diversificación a mercados distintos cuando sea de
temer un error en cuanto al origen empresarial
(confusión en sentido estricto y en sentido amplio).
• Requiere uso en función distintiva (a título de marca).
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas
notorias/renombradas frente al riesgo de
confusión)
Tendencia del titular hacia la diversificación (incursión) a otro
mercado distinto al de origen (p.e.: de la industria textil a la
industria del perfume)
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas
renombradas frente al aprovechamiento
injusto de su prestigio)
• Marcas renombradas: valor simbólico autónomo.
Susceptible de explotación más allá de su función
distintiva. Irrelevancia del Principio de Especialidad.
• El renombre es un valor autónomo que puede ser
trasladado a productos o servicios distintos (efecto
traslativo de la reputación).
• En estos casos el renombre es principalmente el
fundamento de la protección ampliada.
• Usos distintivos para productos o servicios distintos y no
sea de temer un riesgo de confusión.
• Usos no distintivos u ornamentales de la marca (llaveros,
camisetas, merchandising, etc.)
• Publicidad adhesiva.
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas
renombradas frente al aprovechamiento
injusto de su prestigio)
Productos totalmente alejados del mercado de origen, pero
que son objeto de licenciamiento, merchandising, etc.
(explotación del valor autónomo simbólico-comercial)
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas
renombradas frente al riesgo de dilución de
su valor comercial o publicitario)
• Marcas renombradas: valor simbólico autónomo.
• Caldo propicio para conductas lesivas del renombre
(productos de escasa calidad o incompatibles).
• Irrelevancia del Principio de Especialidad.
• Generación de un contraste que sorprende y atrae la
atención (perfumería vs. insecticidas).
• Descontento se traslada de forma mediata y subliminal a
la prestación original / asociación negativa / efecto de
contaminación en la prestación original.
• Finalidad: obstaculización de la posición competitiva o
actos de denigración.
• En estos casos el renombre es principalmente el
fundamento de la protección ampliada.
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas
renombradas frente al riesgo de dilución de
su valor comercial o publicitario)
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas
renombradas frente al riesgo de dilución de
su valor comercial o publicitario)
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas
notorias/renombradas frente al riesgo de
dilución de su fuerza distintiva)
• Protección excepcional.
• Debilitamiento o aguamiento de la fuerza
distintiva.
• Proliferación de signos idénticos o muy similares
para productos o servicios distintos.
• Socava la conexión única entre la marca y los
productos o servicios originales.
• Se requiere extraordinaria implantación, posición
exclusiva, singularidad.
• Finalidad: obstaculización de la posición
competitiva.
Precedente caso KENT
(críticas)
• Aspectos procesales:
- Prohibición de notoriedad no fue invocada (art. 136 h)
por BAT. Sólo se invoca arts. 135 b), 136 a) y 155 de
la Decisión 486 (p. 3).
- Defensa del P. de Doble Instancia: Sala no falla sobre
el art. 137 invocado por BAT en Seg. Inst. (pp. 8-10):
Incongruencia.- BAT sólo invoca confusión y dilución;
sin embargo, la Sala falla (sin fundamento) sobre el
aprovechamiento (p. 42).
Precedente caso KENT
(críticas)
• Aspectos sustantivos:
-
No aborda cuestiones terminológicas (notoriedad/renombre).
Excepción del P. de Inscripción Registral con la notoriedad: no
abordado (p. 16).
Alcance de notoriedad: sólo declarada para mercado de origen clase 34 - (p. 31).
Deficiente tratamiento del P. de Especialidad (p. 17).
Incongruencia riesgo de confusión: marcas normales/marcas
notoriamente conocidas (pp. 33-37).
Fallo de la confusión: el análisis es el típico de vinculación de
productos entre marcas comunes (p. 35).- No se analiza posible
tendencia a la diversificación, expansión tecnológica hacia el
mercado de la clase 32, propio de análisis de marcas notorias.
Precedente caso KENT
(críticas)
• Aspectos sustantivos:
- Fallo de la dilución: No fundamentado, incongruente
con la declaración de notoriedad (clase 34), no
ajustado a las normas invocadas por BAT (pp. 3740).
- Fallo del aprovechamiento: No fundamentado,
incongruente con la declaración de notoriedad (clase
34), no ajustado a las normas invocadas por BAT,
violación al P. de la Doble Instancia (pp. 40-42).
¡GRACIAS!
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Información de contacto:
Juan Pablo Schiantarelli
Camino Real 348, Torre El Pilar, Piso 12, San Isidro
Lima-Peru (Rosselló Abogados)
• Teléfono
• Fax
• C. Electrónico
51 1 2227700
51 1 2222555
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