El Derecho de Marcas en el
deporte
Luis Malo de Molina Lezama-Leguizamón
Cazorla (Jaén)
Mayo 2005
Esquema
1. Breve introducción al Derecho de Marcas
2. Cuestiones específicas del mundo del deporte
El Derecho de marcas en el deporte
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1. BREVE INTRODUCCIÒN AL DERECHO DE
MARCAS
1.1. Regulación
1.2. ¿Qué es una marca?
1.3. Diferencia de la marca con otras figuras afines
1.4. Protección jurídica de la marca
1.5. Otras cuestiones
El Derecho de marcas en el deporte
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1. BREVE INTRODUCCIÒN AL DERECHO DE
MARCAS
Valor de la marca de los principales clubes de fútbol
europeos según “Future Brand” (2004):
Manchester United: 288 millones €
Real Madrid: 278 Millones €
-
Bayern de Munich: 149 Millones €
-
FC Barcelona: 141 Millones €
-
AC Milán: 197 Millones €
Valencia FC: 32 millones €
Deportivo de la Coruña: 22,7 millones €
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1. BREVE INTRODUCCIÒN AL DERECHO DE
MARCAS
Importancia económica de la marca en el deporte:
Merchandising
-
En 2004 el Real Madrid ingresó aprox. 160
millones de Euros (50% del presupuesto) en
acciones de marketing
-
En la actualidad, el Real Madrid otorga licencias
sobre su marca en más de 250 productos
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1.1. Regulación
• Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (traspone
Directivas CE)
• Real Decreto 687/2002, por el que se aprueba el
Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas
• Código Penal: artículos 273 a 277
• Reglamento 40/1994, del Consejo, sobre la marca
comunitaria
• Reglamento 2868/95, de la Comisión, por el que se
establecen las normas de ejecución del Reglamento de
marcas comunitarias
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1.1. Regulación
• Convenio de París para la protección de la propiedad
industrial, de 20 de marzo de 1883
• Convenio que establece la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, de 14 de julio de 1967
• Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de
Marcas, de 14 de abril de 1891
• Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15
de junio de 1957
• Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 1994
(Reglamento)
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Artículo 4.1. LM: “Se entiende por marca todo signo
susceptible de representación gráfica que sirva para
distinguir en el mercado los productos o servicios de una
empresa de los de otras.”
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Por lo tanto, una marca es:
-Un signo
-Susceptible de representación gráfica (*)
-Con naturaleza distintiva
-Que se emplea en el mercado para individualizar los
productos de un oferente de los de otros
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
a.
Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven
para identificar a las personas.
b.
Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
c.
Las letras, las cifras y sus combinaciones.
d.
Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los
envoltorios, los envases y la forma del producto o de su
presentación.
e.
Los sonoros.
f.
Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo,
se mencionan en los apartados anteriores.
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
a. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven
para identificar a las personas*.
REAL MADRID (M 0519099)
BUTRAGUEÑO (M 1112769)
DI STEFANO (M 2502291)
FUTBOL TOTAL (M 1800140)
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
(Sara Leed España.
Expte. M 0668423)
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
(Phillip Morris
España. Expte. M
0954024 )
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
(Comunidad Foral
de Navarra. Expte.
M 1137246 )
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
(Generalidad de
Cataluña. Expte. M
2323865 )
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
c. Las letras, las cifras y sus combinaciones.
Expdte. M 0010853 B2
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
d. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios,
los envases y la forma del producto o de su presentación.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
e. Los sonoros.
Siempre que sean
representables gráficamente.Por ejemplo, Harley
Davidson
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2
LM):
f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se
mencionan en los apartados anteriores.
Expdte.: M 2549191
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho
Sin embargo, no todos los signos que en abstracto pueden ser
subsceptibles de constituir una marca, pueden registrarse como
tales.
La ley establece determinadas prohibiciones que impiden el registro
de cualquier tipo de signos de una clase determinada (prohibiciones
absolutas), o de determinados signos en función de los registros
anteriores que existan (prohibiciones relativas)
- Prohibiciones absolutas: Dan lugar a la nulidad absoluta de la
marca (imprescriptibilidad, legitimación)
- Prohibiciones relativas: Dan lugar a la nulidad relativa de la
marca (prescripción a los 5 años, legitimación limitada al titular)
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones
absolutas
a.
Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o
por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da
un valor sustancial al producto.
b.
c.
d.
e.
Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geográfica del producto o servicio.
Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en
habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las
costumbres leales y constantes del comercio.
Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o
por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da
un valor sustancial al producto.
f.
g.
Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geográfica del producto o servicio.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones
absolutas
No pueden ser registrados como marcas (art. 5.1. LM) los siguientes signos:
h.
Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en
indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no
tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se
utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo,
estilo, imitación u otras análogas.
i.
Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de
España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a
menos que medie la debida autorización.
j.
Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en
virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
k.
Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6
ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado
por la autoridad competente.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones
relativas
No pueden ser registrados como marcas (art. 6.1. LM) los siguientes signos:
a.
Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios
idénticos.
b.
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos
o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de
confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de
asociación con la marca anterior.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones
relativas
Información relacionada con el expediente: M 0168454
Titular: INICIATIVAS DE VENTAS Y SERVICIOS
AGRODOMESTICOS, S.L.
Denominación: LOTUS
Tipo Distintivo: Denominativo
Situación: EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION
Fecha de situación: 01/05/1986
Clasificación de Niza: 05 07
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones
relativas
Información relacionada con el expediente: M 2309136
Titular: FESTINA LOTUS, S.A.
Denominación: LOTUS
Tipo Distintivo: Denominativo
Situación: EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION
Fecha de situación: 16/01/2001
Clasificación de Niza: 35
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones
relativas
•
Por marcas anteriores se entienden las marcas españolas, las
marcas comunitarias y las marcas que hayan sido objeto de un
registro internacional que surta efecto en España, así como las
solicitudes de marcas, a condición de que finalmente sean
registradas, y las marcas notoriamente conocidas en el sentido del
artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París aun cuando no
estuvieren registradas.
-
Tampoco podrán registrarse como marcas los signos que sean
iguales o semejantes a un nombre comercial anterior.
-
Tampoco podrán registrarse las marcas iguales o semejantes a una
marca notoriamente conocida aun cuando se refieran a productos
distintos si, con el registro (i) se pretende aprovechar indebidamente
ese renombre o (ii) la marca renombrada perdería su carácter
distintivo, su notoriedad o su renombre
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones
relativas
1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
a. El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del
solicitante de la marca.
b. El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la
generalidad del público identifique a una persona distinta del
solicitante.
c.
Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones
protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad
industrial*
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones
relativas
Expdte.- M 2501354
El Derecho de marcas en el deporte
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1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones
relativas
d. El nombre comercial, denominación o razón social de una persona
jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la
marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona
distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos
signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un
riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos
signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos
signos en el conjunto del territorio nacional.
e. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos,
seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del
registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de
registro contenidas en el presente Título.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.3. Diferencia de la marca con otras figuras jurídicas
1. Patente – modelo de utilidad frente a marca
2. Nombre comercial / Denominación social frente a marca
3. Derecho al nombre frente a marca
4. Derecho de autor frente a marca
5. Derechos de imagen frente a marca
6. Nombre de dominio frente a marca
El Derecho de marcas en el deporte
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1.4. Protección jurídica de la marca
-
El derecho a la marca nace desde que se usa, y no desde que se
registra.
-
Sin embargo, es más que conveniente registrar una marca ante la
Oficina de Patentes y Marcas (o ante la OAMI) para beneficiarse de
las consecuencias establecidas en el artículo 34 de la Ley de
Marcas (no obstante, tener en cuenta la marca notoria):
-
La solicitud de inscripción nos permite saber si existe otro signo
distintivo inscrito que pueda perjudicar el uso de nuestra marca.
-
La inscripción nos permite usar la marca en el tráfico económico
con exclusión de cualquier tercero y, por lo tanto prohibir que se
use:
El Derecho de marcas en el deporte
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1.4. Protección jurídica de la marca
a. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios
idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por
ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo
de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de
asociación entre el signo y la marca.
c.
Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que
no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca,
cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la
utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una
conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o,
en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o
renombre de dicha marca registrada.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.4. Protección jurídica de la marca. ¿Qué actos se pueden
prohibir?
a.
Poner el signo en los productos o en su presentación.
b.
Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u
ofrecer o prestar servicios con el signo.
c.
Importar o exportar los productos con el signo.
d.
Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
e.
Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de
dominio.
f.
Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de
identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o
prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar
o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la
posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún
acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.4. Protección jurídica de la marca. Agotamiento del
derecho de marca
Artículo 36. Agotamiento del derecho de marca.
1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir
a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio
Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen
que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en
especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras
su comercialización.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.4. Protección jurídica de la marca. ¿Desde cuándo está
protegida la marca?
Artículo 38.
-
En todo caso, desde que se publica la concesión.
-
Sin embargo, la Ley otorga una protección provisional desde la solicitud de
concesión de la marca que consiste en que, si ha existido un tercero que ha
utilizado la marca solicitada entre el tiempo que media entre la solicitud del
registro y la concesión de la marca, dicho tercero deba indemnizar al titular
de la marca concedida.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.5. Otras cuestiones
-
El titular de la marca debe utilizarla en el tráfico económico antes de que
transcurran cinco años desde su concesión.
-
El titular de la marca puede defenderla mediante el ejercicio de acciones
civiles (de cesación, indemnizatorias por el daño emergente y el lucro
cesante, medidas cautelares, destrucción de los efectos ilícitamente
identificados por la marca, publicación de la sentencia) ante la jurisdicción
mercantil o penales.
-
La marca es objeto de derecho de propiedad de su titular, y como tal puede
ser vendida, usufructuada, pignorada, cedida en mero uso, puede ser objeto
de titularidad en proindiviso, etc., según las reglas generales del Código
Civil.
-
Quien adquiera la marca o quien reciba algún derecho sobre ella (v.gr.,
licencia exclusiva de uso para un territorio), debe inscribir su derecho en la
OEPM.
-
Las marcas que no se utilicen, que no se renueven o que hayan dejado de
ser distintivas, caducan
El Derecho de marcas en el deporte
37
1.5. Otras cuestiones
-
Marcas colectivas: Todo signo susceptible de representación gráfica que
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los
miembros de una asociación (titular de la marca colectiva) de los productos
o servicios de otras empresas.
-
Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad
jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público.
-
Ejemplo: “Pura Lana Virgen” M 0725030
El Derecho de marcas en el deporte
38
1.5. Otras cuestiones
-
Marcas de garantía: Todo signo susceptible de representación gráfica
utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su
titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica
cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su
calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de
elaboración del producto o de prestación del servicio.
El Derecho de marcas en el deporte
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1.5. Otras cuestiones
-
Registro de marcas internacionales: Con arreglo a los requisitos del Arreglo
de Madrid de 1891, y siguiendo un procedimiento determinado, se puede
conseguir la protección de la marca en diversos países sin necesidad de
inscribirla en todos.
-
Registro de marcas comunitarias: Ante la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI) en Alicante. Con eficacia en todos los países de la
Unión Europea y del EFTA (EEE).
-
Tribunal Especial comunitario
El Derecho de marcas en el deporte
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2. Cuestiones específicas en el mundo
del deporte
El Derecho de marcas en el deporte
41
2. Cuestiones específicas en el mundo
del deporte
Artículo 6 ter del Convenio de la Unión de París:
a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con
medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes,
bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las
referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de
los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía
adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a
los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las
organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o
varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto
de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.
El Derecho de marcas en el deporte
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2. Cuestiones específicas en el mundo
del deporte
Artículo 6 ter del Convenio de la Unión de París:
a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con
medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes,
bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las
referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de
los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía
adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a
los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las
organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o
varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto
de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.
El Derecho de marcas en el deporte
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2. Cuestiones específicas en el mundo
del deporte
Artículo 49 de la Ley 10/1990, del Deporte.
1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos
entrelazados, las denominaciones Juegos Olímpicos, Olimpiadas y Comité Olímpico, y de
cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos,
queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español.
2. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y
denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico Español.
3. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos, las
denominaciones Juegos Paralímpicos, Paralimpiadas y Comité Paralímpico, y de cualquier
otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda
reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o
privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización del Comité
Paralímpico Español.
El Derecho de marcas en el deporte
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2. Cuestiones específicas en el mundo
del deporte
Importancia de la marca renombrada
• Real Madrid
• Fútbol Club Barcelona, etc.
Especial protección a clubes, federaciones, COI, etc. de sus emblemas,
distintivos, etc. como marcas renombradas.
El Derecho de marcas en el deporte
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2. Cuestiones específicas en el mundo
del deporte
Importancia del nombre del futbolista
• Prohibición relativa y nulidad del registro del nombre, apellido,
pseudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público
identifique a un deportista.
Caso Zidane
El Derecho de marcas en el deporte
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2. Cuestiones específicas en el mundo
del deporte
Importancia del nombre del futbolista
• El 24 de mayo de 1999, una compañía de La Rioja que pretende
dedicarse a la confección de pantalones vaqueros y camisetas solicita la
inscripción de la marca “Zidane”
• El 5 de junio de 2000, la Oficina Española de Patentes y Marcas concede
el registro de la marca “Zidane”
• En julio de 2001, el Real Madrid ficha a Zidane
• En diciembre de 2001, Zidane presenta demanda ante los Juzgados de
Logroño solicitando la nulidad de la marca y el pago de una indemnización
de 5 millones de pesetas
El Derecho de marcas en el deporte
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2. Cuestiones específicas en el mundo
del deporte
Importancia del nombre del futbolista
• Defensa posible: ¿era Zidane una figura conocida para la generalidad del
público en 1999?
Puede ser...
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