PRESENTACIÓN
“La Propiedad Industrial e Intelectual en las empresas
Biotecnológicas”
 Clarke, Modet & Cº 2007
“LO QUE NUNCA HAY QUE OLVIDAR AL DESARROLLAR Y
TRANSFERIR UN PROYECTO TIC"
FUAM, MADRID 23 de Octubre 2012
Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa
Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla HispanaClarke,
y Portuguesa
Modet & Cª 2012
1
Índice
1. Entorno actual de Innovación AbiertaMetodología de
Negociación
3
2. La Gestión de PII en los Proyectos de I+D+i en TICs
7
3. La Explotación y Transferencia de Resultados
13
4. Conclusiones
23
Clarke, Modet & Cª 2012
2
1. EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
3.900 patentes
españolas, sólo 3%
llegan a producto
innovador
Cambio Cultural
3
Clarke, Modet & Cª 2012
3
1. EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
El Modelo de Innovación Cerrada
Las premisas fundamentales de la innovación tradicional son:
 Los mejores expertos en esta área trabajan con nosotros
 Para aprovecharnos de nuestro I+D tenemos que descubrir, desarrollar y distribuir el producto
por nosotros mismos
 La empresa que introduzca primero una innovación en el mercado ganará
 Si somos quienes más y mejores ideas creamos en el mercado, ganaremos
 Debemos controlar nuestra Propiedad Intelectual para que la competencia no se aproveche
de ellas
“Nuestro departamento
de I+D+i es el mejor del
mundo”
Ideas y tecnologías
desarrolladas en la
organización
Proceso de Innovación
Nuestro mercado
Búsqueda de oportunidades Generación de idea
de Innovación
de producto
Desarrollo (prototipo,
testeo, refinación)
Implantación (fabricación,
lanzamiento, explotación)
Clarke, Modet & Cª 2011
2012
4
1. EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
¿Qué es
Innovación Abierta
?
La idea central de la Innovación Abierta es concebir la innovación como un
sistema abierto en el que tanto agentes internos como externos a la organización
participan en dicho sistema.
¿Por qué surge

Los usuarios/clientes son cada vez más exigentes

El progreso científico y tecnológico se acelera

El ciclo de vida de los productos se acorta

La globalización se intensifica

Existe una mayor movilidad de las personas

Mayor nivel de educación y acceso a la información

Democratización de las tecnologías
ahora
Clarke, Modet & Cª 2012
?
5
1. EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
El Modelo de Innovación Abierta
Las premisas fundamentales de la Innovación Abierta son:
 No todos los mejores expertos trabajan en nuestra organización
 El I+D externo puede generar mucho valor, tanto o más que el I+D interno
 La I+D no tiene por qué generarse internamente para ser rentable
 Un modelo de negocio adecuado es más importante que llegar primero al mercado
 Tanto las ideas surgidas del interior como del exterior son esenciales para la organización
 Se le puede sacar más provecho a la Propiedad Intelectual realizando compra-venta de IPs
Mercado de otras
organizaciones
Ideas y tecnologías
desarrolladas dentro de la
organización
Licencias, spin
out, etc.
Participación de
entidades de
capital riesgo
Ideas y tecnologías
desarrolladas fuera de la
organización
Nuestro nuevo
mercado
Nuestro mercado
Insourcing de
tecnologías
externas
Clarke, Modet & Cª 2011
2012
6
1. EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
IBM
Gestión de la PI como uno de
sus principales fuentes ingresos
(40% aprox.) para mantener su
actividad de I y D.
Dario Gil, “IBM Research: Global Organization for the XXI Century”, Noviembre 2010
Clarke, Modet & Cª 2011
2012
7
1. EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
Cambiando
constantemente
el
modelo de negocio es lo que asegura
el éxito de la I + D..”
…”
Dario Gil, “IBM Research: Global Organization for the XXI Century”,
Noviembre 2010
Clarke, Modet & Cª 2011
2012
8
1. EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
COLABORACIÓN
CAPITAL RELACIONAL
¿Cuál es el reto de la innovación?
Portafolio de
PII como factor de éxito
INNOVACIÓN ABIERTA
9
Clarke, Modet & Cª 2012
9
Índice
1. Entorno de Innovación Abierta
3
2. Gestión de la PII en Proyectos de I+D+i en sector TICs 13
7
3. La Explotación y Transferencia de los resultados
3
4. Conclusiones
10
38
Clarke, Modet & Cª 2012
10
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+i
GESTIÓN DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Clarke, Modet & Cª 2012
11
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROYECTO DE I+D A
DESARROLLAR
INVESTIGACIONES
PREVIAS
 ESTADO DE LA
TÉCNICA
 INNOVACIÓN
 COMPETIDORES
TECNOLOGÍA
 PROPIA
 TERCEROS
(acuerdos de
transferencia y
confidencialidad)
PERSONAL/COLABORADORES
 CESIÓN DE DERECHOS DE
P.I.I.
 CONFIDENCIALIDAD
 SINERGIAS
RECURSOS FINANCIEROS
 VIGILANCIA TECNOLÓGICA
PROTECCIÓN
 DOCUMENTACIÓN
 MEDIDAS DE SEGURIDAD
 SUBVENCIONES
 PROTECCIÓN ADECUADA
ACTIVOS
 RETORNO INVERSIÓN
 DEDUCCIONES FISCALES
Clarke, Modet & Cª 2012
12
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
RETORNO DE
LA INVERSIÓN
RENTABILIDAD
I+D
PROTECCIÓN
LEGAL
COMERCIALIZACIÓN
FASE
DE
NEGOCIACIONES
TRANSFERENCIA
AL
SECTOR
PRODUCTIVO
Clarke, Modet & Cª 2012
13
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
INICIO DEL PROYECTO
 Fuentes de información tecnológica
 Procedimiento de análisis
información tecnológica
de
la
 Homogeneización de las cláusulas de PII y
confidencialidad en los contratos que se
suscriban con los miembros del equipo,
colaboradores y proveedores:
 Criterios
de
decisión
para
determinar la tecnología que se va a
desarrollar y con qué recursos
-Acuerdos de colaboración tecnológica
-Subcontratación de actividades
-Contratos con proveedores de tecnología
-Documentos de confidencialidad
 Sistema
proyecto
 Plan de comunicación y tratamiento de la
información
de
clasificación
del
Clarke, Modet & Cª 2012
14
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I
IDENTIFICACIÓN
DE
INFORMACIÓN
SELECCIÓN
DE FUENTES
DEFINICIÓN PERFIL
RRHH
Sistema de vigilancia
tecnológica e inteligencia
competitiva
SISTEMA
VIGILANCIA TECNOLÓGICA E
INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLATAFORMA
Y HERRAMIENTAS
ACCIÓN
ESTRATEGIA
METODOLOGIA
Clarke, Modet & Cª 2012
15
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I
DESARROLLO DEL PROYECTO
PROTECCIÓN DE RESULTADOS
 Sistema de documentación y
protección de la información del
proyecto
 Metodología
 Procedimiento de detección y
seguimiento de los resultados
innovadores
 Matriz de decisión para la adopción de las
medidas de protección más adecuadas en
función de los objetivos del proyecto.
de
análisis
de
las
características de los resultados de las
actividades de I+D+i, y evaluación de las vías
de protección a través de la PII
 Criterios de evaluación para determinar la
extensión de la protección de los resultados
innovadores
Clarke, Modet & Cª 2012
16
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I
CONTROL
PATRIMONIO
INTANGIBLE
CORPORATIVO
USO Y EXPLOTACIÓN
IDENTIFICACIÓN
DE
INTANGIBLES PII
CLASIFICACIÓN
DE INTANGIBLES
PII
ESTRATEGIAS DE
PROTECCIÓN
EVALUACIÓN
DE LOS INTANGIBLES
PII
CONTROL DE
ACCESO
INFORMACIÓN
Clarke, Modet & Cª 2012
17
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS
Personal investigador
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS
Responsable del proyecto
DEFINIR ESTRATEGIA
DE PROTECCIÓN
Responsable del proyecto con apoyo responsable de
PII (OTRI)
ADOPCIÓN DE MEDIDAS
DE PROTECCIÓN
El responsable de PII ( OTRI) con el apoyo del
Agente Oficial
COMUNICACIÓN
DEFENSA Y CONTROL
A toda la organización: generar sinergias
El responsable de PII con el apoyo del Agente
Oficial
Clarke, Modet & Cª 2012
18
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS
 Identificar y seleccionar el conocimiento innovador de los proyectos o de las
actividades que se lleven a cabo
Cada área deberá identificar el conocimiento innovador que se vaya generando en
sus actividades (Know-How, signos distintivos, invenciones…)
Seleccionar, definir y documentar la información confidencial, clasificándola
mediante la utilización del sistema interno e identificándola con el Copyright, así
como una cláusula de reserva de derechos
Definir los criterios de clasificación de información (teniendo en cuenta, el
contenido estratégico, valor comercial, valor de reposición, repercusiones legales y
relevancia), así como el modo en el que ha de ser identificada, rotulada y
documentada.
Clarke, Modet & Cª 2012
19
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS
Las creaciones y conocimiento innovador que se genere se clasificará en
función de su naturaleza
INVENCIONES
DISEÑOS
CREACIONES ARTÍSTICAS, LITERARIAS O CIENTÍFICAS
SIGNOS DISTINTIVOS (denominaciones y logos)
KNOW-HOW
Clarke, Modet & Cª 2012
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2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE PROTECCIÓN
Una vez detectado, identificado y clasificado el conocimiento innovador, se
definirá una política o estrategia de protección, teniendo en cuenta, tanto
el valor que aporta el resultado, como la estrategia y objetivos del proyecto y
la Universidad.
Clarke, Modet & Cª 2012
21
Beneficio Medio (largo plazo)
Alto (Corto plazo)
Alta
Media
Baja
Público
Confidencial
Marcas
Patentes
Diseños Industriales
Nombres de dominio
Acuerdos de licencia
Bases de datos
Manuales Técnicos
Know-How
Secretos comerciales e Industriales
Valoración global
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE PROTECCIÓN
Duración de la Protección
Títulos
Fechas de vencimiento
Cifrar grado de importancia
Beneficios Generados / Esperados por
activo identificado
Ventajas frente a competidores de
nuestros activos
Prioritario para la organización
Confidencial/Público
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
s
is
+
in
o
n
+/
+/
-+
os
is
is
is
i
s
i
+
+/
-+
+
+
Clarke, Modet & Cª 2012
22
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE PROTECCIÓN
ESTRATEGIAS DE
PROTECCIÓN
Registrado
USO Y EXPLOTACIÓN
Propia
Distribución
Marca
Fabricación
Ttularidad
PCT
EPO
nacional
Conjunta
Por Terceros/licencia
Registrado
Patente
Nº
* Diseñar una estrategia de protección, a utilizar por todos los
departamentos y unidades de negocio, encaminadas a determinar e
identificar que activos intangibles son susceptibles de registro o
patentabilidad y cuales serán clasificados como secreto industrial o
comercial o de negocio.
Clarke, Modet & Cª 2012
23
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
COMUNICACIÓN
Con la finalidad de poder compartir el conocimiento innovador de la
Universidad , resulta conveniente que se comunique desde Dirección científica
A OTRI.
De este modo se aprovecharán las sinergias que puedan generarse entre
diferentes áreas científicas o departamentos.
 El Manual de identidad corporativa de las marcas se deberá poner a
disposición de todos los departamentos y personal de la organización.
Clarke, Modet & Cª 2012
24
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
DEFENSA Y CONTROL
 Definir una política de defensa activa del patrimonio de PII.
Control interno del uso de los derechos de PII.
Control de uso de las modalidades inventivas y demás derechos de PII por terceros.
 Recepción de las comunicaciones del Agente Oficial en relación al sistema de
vigilancia.
 Supervisión y control de la información confidencial y de acceso restringido.
Clarke, Modet & Cª 2012
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2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I
EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS
 Vías de explotación de la PII: licencias, spin-offs
 Alternativas de regulación de explotación de la PII en los acuerdos de
transferencia de tecnología
 Homogenización, cuando sea aplicable, de régimen contractual de PII y
confidencialidad de los convenios que se suscriban:
- Acuerdos de confidencialidad
- Convenios de cesión o licencia de tecnologías
- Convenios participación en Proyectos nacionales e
internacionales de I+D (ej. 7PM)
- Colaboración tecnológica
Clarke, Modet & Cª 2012
26
Índice
1. Entorno de Innovación Abierta
3
2. Gestión de la PII en Proyectos de I+D+i en sector TICs 13
7
3. La Explotación y Transferencia de los resultados
3
4. Conclusiones
27
38
Clarke, Modet & Cª 2012
27
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
¿Cual es la Problemática derivada de la Negociación y Comercialización?
Falta de una metodología sistemática al proceso de
negociación
Ausencia de cultura de protección en derecho PII:
posicionamiento débil de la innovación
Indefinición del régimen de derecho de Propiedad industrial e
Intelectual en los contratos
Conflictos de titularidad de resultados y control de uso por
terceros de procedimientos, métodos, productos o servicios
28
Clarke, Modet & Cª 2012
28
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Metodología de Negociación
Determinar los
objetivos de la 1
transferencia
11
Identificar un
marco de 2
potencial
acuerdo
Verificar y
garantizar
vigencia y
disponibilidad de
derechos
Analizar la
tecnología propia y
de terceros:
viabilidad y
adaptabilidad
10
Dibujar una
estrategia
alternativa
Documentar
Internamente
Definir el alcance
de los
12
13
derechos de
acceso
3
Mantener un
comportamiento
4
negociador
efectivo
Cada
Negociación
es una
oportunidad 5
de negocio:
colaboración
Identificar y
proteger la
Definir el
información objeto
equipo
77
de transferencia: 8 8
negociador
Background y
multidisciplinar
Sideground
9
Evaluar la capacidad
técnica, económica 14
y comercial de
contraparte
29
Considerar PII
no como
barrera sino 6
como puente
de alianzas
El tipo de
negociación
que va a
ser empleado
Proteger las Ofertas que
se presenten: Avisos
15
legales. (reservas de
derechos y guardar la
confidencialidad)
Clarke, Modet & Cª 2012
29
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Metodología de Negociación
VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA
La valorización complementa los planes de negocio y permiten conocer en mayor profundidad el
posicionamiento de las tecnologías en su campo tecnológico de referencia, así como caracterizar
dicho campo o entorno..
I.
Análisis del Entorno Tecnológico, analizar la evolución que ha
experimentado y la existencia y grado de avance de las
investigaciones, proyectos o soluciones que lo componen
II.
Análisis del Entorno de Mercado, información sobre el alcance y
aplicabilidad del campo estudiado, en función del posicionamiento
geoestratégico del mismo y de los potenciales receptores y
usuarios, detectando oportunidades y amenazas
III.
Análisis del Entorno Competitivo, identificando las principales
empresas y centros públicos de investigación con intereses en el
campo y las características de los mismos
Clarke, Modet & Cª 2012
30
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Metodología de Negociación
VALORACIÓN ECONÓMICA DE ACTIVOS DE LA PII
El proceso de valoración de los activos de la PII como patentes, permite determinar un valor de
referencia de los mismos, proporcionando un completo argumentario que justifique el valor
económico del activo intangible durante el proceso de negociación con terceros.
Actividades
Resultados
Previos(*)
Evaluación
Tecnológica
Etapa de
Planificación
Fase 1
Planificación
Etapa de
Valoración
Etapa de Análisis
Fase 2
Análisis de
protección legal
Fase 3
Análisis
financiero
Fase 4
Estimación
de royalties
Fase 5
Asignación de
flujos
Etapa de
Opinión
Fase 6
Capitalización
Fase 7
Informe de
valoración
Clarke, Modet & Cª 2012
31
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Metodología de Negociación
TRATOS
PRELIMINARES
Análisis de mercado
Grado de
innovación y
competitividad
Búsqueda
de socios y
colaboradores
NEGOCIACIÓN
Letter of Intend
MOU
Acuerdos de
Confidencialidad
Clarke, Modet & Cª 2012
32
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Metodología de Negociación
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Definir e identificar la información confidencial

Establecer el objeto o finalidad del acuerdo

Usos autorizados

Medidas internas y externas para garantizar la confidencialidad

Duración

No reivindicación de derechos PII

Resolución del acuerdo: Devolución de información, destrucción de copias

Cláusula Penal
Clarke, Modet & Cª 2012
33
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Fabricación
 Definir activos (patentes, planos, diseños, software,
información técnica), know How y asistencia técnica a
suministrar
 Garantizar la disponibilidad sobre la tecnología licenciada
 Respeto a los métodos de fabricación
 No reivindicar derechos de PI sobre los conocimientos licenciados
 Titularidad de los derechos sobre resultado de fabricación
 Deber de comunicar cualquier mejora incorporada
 Posibilidad de explotar las mejoras que se deriven de la fabricación

Prever la incorporación de la marca como fabricante del producto
Clarke, Modet & Cª 2012
34
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Fabricación
Exención de responsabilidad por defectos del producto fabricado
conforme a las directrices directas marcadas
Prohibición de fabricar el mismo producto para terceros sin
previa autorización
Obligación de devolución de material facilitado
Legislación aplicable. Tribunales// Arbitraje
35
Clarke, Modet & Cª 2012
35
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Distribución
 Definir objeto, territorio y canal
 Garantizar la disponibilidad
 Confidencialidad información mercado, precios, nuevos
productos
 Mantener la imagen de la marca y producto en la red
 Control de Subcontratación del servicio
 Supervisión de la actividad de marketing y publicidad.
 No reivindicar derechos PII sobre producto en mercado alguno.
 Medidas de control (inspección de locales, auditoria de libros
contables, devolución de material)
36
Clarke, Modet & Cª 2012
36
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
CONTROL REVISIÓN DE ACUERDOS

Inventario de los acuerdos de transferencia suscritos

Recepción de las incidencias o reclamaciones existentes

Realización de controles y revisiones del uso de la
tecnología por parte del licenciatario

Verificar la devolución de la información y
técnica suministrada

Control de las mejoras realizadas
documentación
Clarke, Modet & Cª 2011
2012
37
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
DEFENSA Y CONTROL
 Sistema de vigilancia de la PII
 Procedimiento de defensa de la PII
Metodología de seguimiento y evaluación del rendimiento de la PII
Clarke, Modet & Cª 2012
38
Índice
1. Entorno de Innovación Abierta
3
2. Gestión de la PII en Proyectos de I+D+i en sector TICs 13
7
3. La Explotación y Transferencia de los resultados
3
4. Conclusiones
39
38
Clarke, Modet & Cª 2012
39
CONCLUSIONES
METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN PROYECTO

Sistema de gestión de la documentación: identificación, clasificación
comunicación inter-participantes, difusión y control del uso,
confidencialidad

Disponer de un sistema de vigilancia y alerta tecnológica que permita
dominar entorno de investigación del proyecto

Establecer procedimientos de actuación en el uso de software de
fuentes abiertas :
garantizar
la
compatibilidad
y
la
interoperabilidad

Definir una política de protección de los conocimientos adquiridos
mediante modalidades de IPR (Matrices de decisión)

Sistema de inteligencia tecnológica que permita identificar
oportunidades de
explotación, nuevas aplicaciones de la
tecnología desarrollada.

Disponer de un servicio de asesoramiento especializado en régimen de
licencias de IPR
Clarke, Modet & Cª 2011
2012
40
CONCLUSIONES
MANTENIMIENTO
DEL PATRIMONIO DE PII
 Elaboración, gestión y actualización, de una base de datos o inventario.
Custodia de los títulos de propiedad industrial e intelectual.
Seguimiento del procedimiento de registro de los signos distintivos y modalidades
inventivas.
 Verificar el abono abonado las tasas de mantenimiento.
Archivo y custodia: todos los acuerdos relativos a la licencia y cesión de derechos
de PII y facturas que acrediten el uso de los signos distintivos y modalidades
inventivas.
Clarke, Modet & Cª 2012
41
CONCLUSIONES
BENEFICIOS DE GESTIONAR
LA PII EN LOS PROYECTOS
 Identificar, controlar y Proteger los
resultados innovadores que se generen
 Evitar la duplicidad de esfuerzos
Política de difusión de sólido
conocimiento innovador
Retorno de la inversión
Procedimientos coordinados y
unificados, acordes a la estrategia
del proyecto
 Mecanismo de control
 Minimiza riesgo
Seguridad jurídica
Clarke, Modet & Cª 2012
42
¡MUCHAS GRACIAS!
Clarke, Modet &Cº
[email protected]
Argentina  Brasil  Colombia  Chile  España  México  Perú  Portugal  Uruguay Venezuela
Clarke, Modet & Cª 2012
43
43
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Lo que nunca hay que olvidar al desarrollar y transferir un