EL ARBITRAJE Y LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
ERNESTO RENGIFO GARCÍA
31 de julio de 2009
¿Qué son los derechos de propiedad
intelectual?
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•
Los derechos de propiedad intelectual son
aquellos que le otorgan a su titular un derecho
de explotación exclusiva sobre el bien o
materia objeto de protección - Ius excludendi
alios.
La propiedad intelectual tiene dos grandes
capítulos:

El Derecho de Autor
 La Propiedad Industrial
Objeto de protección de la Propiedad
Intelectual
•
El Derecho de Autor:
- Obras literarias, artísticas y científicas.
•
Derechos Conexos:
- Derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, los
organismos de radiodifusión y los productores de
fonogramas.
•
Propiedad industrial:
- Patentes de invención
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales
- Secretos empresariales
- Signos distintivos
- Competencia desleal
¿Cómo se adquieren estos derechos?
•
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•
Los derechos de autor surgen a partir de la creación.
El registro de las obras es declarativo, más no
constitutivo de derechos.
Las patentes, los diseños y las marcas requieren de
un acto de concesión del Estado. El registro
constituye el derecho.
Los nombres comerciales y la enseña se adquieren
por el uso. El registro tiene efectos meramente de
publicidad.
Los secretos empresariales se protegen en la medida
que se conserven como secretos. Se protegen
mediante la disciplina de la competencia desleal.
Importancia de los derechos de
propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual son
elementos de un sistema de economía de
mercado y, como tales, son instrumentos de la
competencia y por ello son, igualmente
situaciones jurídicas de ventaja protegidas por
los ordenamientos nacionales, comunitarios e
internacionales.
¿Qué asuntos son materia de
arbitraje?
Para que un asunto sea materia de arbitraje
debe reunir los siguientes requisitos:
a. Que se trate de un conflicto determinado o
determinable.
b. Que se trate de una cuestión litigiosa.
c. Que la cuestión sea transigible.
d. Que la cuestión litigiosa tenga un
contenido patrimonial.
•
El marco de referencia normativo es saber si la
cuestión litigiosa puede ser objeto de transacción.
¿Qué sería materia de arbitraje en el
campo de la propiedad industrial?
En Colombia no existe legislación específica sobre
arbitraje en asuntos relacionados con la propiedad
intelectual y la jurisprudencia sobre el punto es escasa.
No obstante ello, se considera que los siguientes aspectos
pueden ser objeto de arbitraje:
1). Los derechos patrimoniales de autor, especialmente
lo relacionado con la titularidad, la validez, el alcance, la
violación, así como las licencias.
•
No es objeto de arbitraje el derecho moral de los
autores, dado que éste se considera que forma parte del
derecho fundamental a la integridad de la persona y es
de carácter irrenunciable.
En materia de derechos de autor se debe hacer una
distinción entre los derechos de ejercicio individual y
los derechos de gestión colectiva.

 Los conflictos relacionados con los derechos
de explotación económica que autorice el autor
mediante negocios jurídicos.
 Los conflictos jurídicos que surgen entre el
autor y la sociedad de gestión y entre ésta y los
terceros o usuarios.
2. En materia de patentes, diseños industriales y Know
How, los temas relacionados con la titularidad, el alcance
de los derechos, su violación y todo lo atinente a la parte
contractual.
No podría discutirse la validez de los derechos sobre las
patentes y los diseños industriales, por ser temas de
orden público.
3. Respecto de las marcas, son materia de arbitraje en lo
que se refiere a la titularidad, alcance, violación y
licencias. Así mismo, los acuerdos de comercialización y
sus efectos.
No lo sería el punto de la validez de la marca. La
autoridad competente es el Consejo de Estado, igual que
para las patentes y diseños.
4. También pueden ser materia de arbitraje, los asuntos
relacionados con la violación al régimen jurídico de la
competencia desleal, en la medida que se discutan
derechos subjetivos de carácter particular.
•
No será materia de arbitraje, las controversias que se
suscitan con ocasión de la violación al régimen de las
prácticas restrictivas de la competencia, por cuanto ésta
es atribución de órganos especializados del ejecutivo.
Ejemplo: la fijación de precios excesivos, la negativa de
suplir un mercado en condiciones razonables,
discriminación de condiciones en uso de la patente.
 Excepción: Los efectos patrimoniales o los perjuicios
causados a un competidor provenientes de alguna
practica restrictiva de la competencia.
¿Cuál es la competencia de los
árbitros?
Los árbitros están facultados para:
•
Dirimir conflictos transigibles, respecto de
cuales las partes tienen capacidad
disposición y de renuncia, como son
relativos a la existencia de un derecho
propiedad industrial, su vulneración,
quantum del perjuicio ocasionado por
infracción, entre otros.
los
de
los
de
el
la
Los árbitros no tienen la facultad de
disposición del poder coactivo del Estado.
“La paz y el orden público se ponen en peligro si a los
particulares, así obren como conciliadores o árbitros, se les
atribuye directamente la facultad de disponer del poder
coactivo. No es concebible que el ejercicio de la
jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera
permanente y general a los árbitros y conciliadores.
Tampoco resulta admisible ampliar la materia arbitrable a
asuntos que trasciendan la capacidad de disposición de las
partes y respecto de los cuales no sea posible habilitación
alguna”. Corte Constitucional. Sentencia C-330 del 22 de
marzo de 2000, M.P.: Carlos Gaviria Diaz.
La cláusula compromisoria en un contrato
cuyo objeto es un derecho de propiedad
industrial.
La estipulación contractual de la cláusula compromisoria
en materia de propiedad intelectual es procedente, en la
medida en que ésta es una especie de propiedad
gobernada por el derecho privado y tiene por objeto
derechos subjetivos.
La viabilidad de la cláusula compromisoria en materia
de marcas y signos distintivos fue objeto de discusión en
el Proceso verbal de protección de nombre comercial de
Humana S.A. Compañía de Medicina Prepagada contra
Humana Vivir S.A. E.P.S.
El Tribunal en apelación dirimió esta controversia,
sosteniendo lo siguiente:
“en materia de signos distintivos se manifiestan, entonces, dos
relaciones: una de carácter eminentemente privatista y otra de
interés social. Al titular de un nombre comercial se le protege una
relación de carácter privado, de donde resulta evidente que este
litigio versa sobre relaciones susceptibles de transacción, por lo cual
se abre paso la posibilidad de ser resuelto mediante tribunal de
arbitramento dando aplicación a la cláusula compromisoria”.
Conclusión: La cláusula compromisoria es válida y tiene
efectos en materia de propiedad industrial, en la medida
en que la acción que establece el legislador es para el
titular del derecho y no para proteger los derechos de los
consumidores, usuario o público en general, quienes
tienen un régimen diferente de protección.
Medidas Cautelares
La facultad que tienen los árbitros de decretar
medidas cautelares no deriva del acuerdo de
las partes, sino de la función jurisdiccional
que cumple todo arbitramento.
Los árbitros tiene la facultad de adoptar la
medida cautelar, sin embargo no tienen la
capacidad de ejecutarla, esto es competencia
del órgano judicial o administrativo.
En materia de propiedad industrial se pueden solicitar
medidas cautelares de diversa índole. Art. 246 DA.
486:
Cese inmediato de los actos que constituyan la
presunta infracción.
El retiro de los circuitos comerciales de los productos
resultantes de la presunta infracción.
La suspensión de la importación o exportación de los
productos que presuntamente violan el derecho de
propiedad industrial.
La constitución de una garantía suficiente.
El cierre temporal del establecimiento comercial.
En materia de Derechos de Autor y Derechos
Conexos. Art. 56 DA. 351:
Cese inmediato de la actividad ilícita.
Incautación, embargo, decomiso o secuestro
preventivo de la obra, producción, edición y
ejemplares; del producido de la venta y
alquiler de las obras.
Suspensión de la representación, ejecución,
exhibición de una obra teatral, musical o
cinematográfica, entre otras.
Intervención de terceros
En materia de arbitraje comercial internacional
intervención de terceros es considerada extraña
exótica. El pacto arbitral sólo alcanza a quienes
suscriben y excepcionalmente, a quien participó en
negociación, ejecución o terminación del contrato.
•
la
y
lo
la
En Colombia, sí se prevé normativamente la
intervención de terceros. Esta procede en el proceso
arbitral siempre y cuando la participación del tercero sea
voluntaria. “... la ley no pretende extender los efectos de un
laudo a quien no lo habilitó voluntariamente”. Corte
Constitucional. Sent. C-163 de 1999, M.P.: Alejandro
Martínez Caballero.
Contenido de los laudos cuando se infringe un
derecho de propiedad intelectual
La infracción en materia de derechos de propiedad
intelectual tiene una connotación negativa, en el
sentido que nadie puede usar un derecho sin
autorización
de
su
titular y que
éste,
correlativamente, está facultado para prohibir los
usos no autorizados.
•
En tal medida, es dable comparar el contenido de los
derechos de propiedad intelectual con el contenido
de una obligación de no hacer y, por ello, en la
obligación de indemnizar los perjuicios causados.
Criterios para determinar la indemnización de
perjuicios
Materia de propiedad industrial. Art. 243 DA. 486:
El daño emergente y el lucro cesante.
El monto de los beneficios obtenidos por el infractor.
El precio que el infractor habría pagado por concepto de
una licencia contractual.
Materia de Derecho de Autor. Art. 57 Ley 44/93:
El valor comercial de los ejemplares producidos o
reproducidos sin autorización.
El valor que hubiere percibido el titular del derecho de
haber autorizado el uso.
El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita.
Jurisprudencia Arbitral
Por el incumplimiento de relaciones jurídicas regidas por
el derecho de autor. Ej. Lisa Galvis contra EMI
Colombiana S.A., del 6 de diciembre de 2000.
Interpretación de una cláusula de exclusividad impuesta
por un productor a una artista. Aura Cristina Geithner
contra Sonolux, del 13 de junio de 2003.
Aplicación de la teoría de la imprevisión en los contratos
entre artistas y su casa disquera. Yolanda Rayo contra
Sonolux, del 28 de febrero de 2003.
Titularidad e infracción de Software.
Asuntos de competencia desleal.
Abuso de posición dominante.
Discusión de casuística en materia de
patentes y de marcas
Los árbitros pueden decidir la causales de
irregistrabilidad absolutas de marcas, pero no
las causales relativas.

¿Se puede discutir la nulidad de una patente o
de un signo distintivo en un trámite arbitral?
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Nombres de dominio:
•
En la “Política uniforme de Solución de Controversias
en materia de nombres de dominio” de la ICANN se
dispone un procedimiento administrativo para que el
titular de una marca pueda solicitar que el nombre de
dominio otorgado a una persona sea cedido, cancelado o
anulado.
Para que el trámite sea viable, el demandante debe
probar los siguientes aspectos:
- el nombre de domino es idéntico o similar a una
marca del demandante;
- que el titular del nombre de dominio no tiene
interés legítimo sobre el nombre.
- que el nombre fue registrado o se usa de mala fe.
Se trata de un procedimiento expedito ante un
proveedor de servicios de solución de controversias,
por ejemplo la OMPI, quien convoca a un grupo de
expertos para que decida la controversia.
Este trámite no impide que las partes acudan a la
justicia ordinaria o a un tribunal de arbitramento
para que resuelvan el conflicto.
Los Tribunales nacionales no estarán sujetos a la
decisión adoptada por el panel de expertos y
podrán, por el contrario, resolver y tasar la
indemnización de perjuicios que proceda.
Interpretación prejudicial
Art. 33 Tratado
“Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba
aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar,
directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas
normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin
que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá
decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia
no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez
suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de
oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.
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La interpretación prejudicial sólo recae sobre puntos
de derecho comunitario.
Teoría del acto aclarado.
Ventajas del procedimiento arbitral en
materias de propiedad intelectual
Conocimiento especializado sobre el tema:
Los árbitros que resuelven las controversias
son especialistas en la materia.
La duración del trámite es sustancialmente
menor a un proceso que se adelanta ante la
justicia
ordinaria.
Sin
embargo,
la
interpretación prejudicial alargará la duración
del trámite.
GRACIAS
ERNESTO RENGIFO GARCÍA
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