Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
PCT
Criterios de Apreciación de
Actividad Inventiva
en las solicitudes de patentes PCT
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Supongamos que sólo
tuviéramos el requisito de
Novedad para la patentabilidad
Invención
¿Otras
Invenciones?
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Razones para establecer
este requisito
• ...debe existir una buena razón para
la concesión de un monopolio
• ...desanimar a los especuladores
• ... minimizar recelos por la limitación
de las patentes al libre comercio
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El requisito de Actividad
Inventiva según el PCT
• Artículo 33(3), a los efectos del examen
preliminar internacional, se considerará que
una invención reivindicada implica una
actividad inventiva si, teniendo en cuenta el
estado de la técnica anterior como se
define en el Reglamento, no es evidente
para un experto en la materia en la
fecha pertinente prescrita.
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La tarea del Examinador
El Público
• Debe estar protegido
frente a patentes
injustificadas
• Debe estar
informado sobre el
estado de la técnica
El Inventor
• Debe recibir la
protección que
merece
• Debe ser capaz de
desarrollar la
invención
superando las
conocimientos del
técnico en la
materia
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DIVULGACIÓN FRENTE A ÁMBITO DE ACTIVIDAD
INVENTIVA
Divulgado
Ámbito de
actividad
inventiva
Dominio
dentro de la
habilidad del
experto en la
materia
¡Invención!
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¿Cómo medirlo?
• Experto en la materia
• Combinación de documentos
• Niveles de Actividad Inventiva
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DIFICULTADES A RESOLVER:
¿Cuál sería el estado de la técnica relevante?
¿Quién es el experto en la materia?
Decidir entre “obvio o no obvio” no es
necesariamente menos subjetivo que entre
“inventivo, no inventivo”
La pregunta “¿es la invención evidente para un
experto en la materia?” es muy general y no
tiene una respuesta fácil, directa y objetiva
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Consideraciones fundamentales para establecer la
actividad inventiva:
i) la invención reivindicada debe ser considerada como un
todo
ii) los documentos de referencia deben ser considerados
como un todo y el experto en la materia debe ser
motivado o alentado a combinar la enseñanza de esos
documentos de forma que conduzca al objeto
reivindicado con una esperanza o una probabilidad
razonable de éxito
iii) los documentos de referencia deben ser examinados
sin el beneficio del conocimiento ofrecido
retrospectivamente por la invención reivindicada
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Consideraciones en la valoración de
actividad inventiva
a) El experto en la materia
Tiene un conocimiento normal o de tipo medio en el campo técnico
Pero si el problema sugiere soluciones en otro campo, también lo será en
este
En casos determinados o ciertos campos técnicos, el experto puede estar
representado por un grupo de expertos
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Consideraciones en la valoración de
actividad inventiva
b) El estado de la técnica: Fuentes de
información utilizables
La totalidad del estado de la técnica incluye:
• Todo lo puesto a disposición del público, antes de la fecha de
presentación (o prioridad), sin límites de medio, lugar, momento y
difusión.
• Conocimiento técnico común: no depende de un documento
publicado en una fecha determinada
• Sólo se consideran documentos e indicios en los que esté descrito
en todo o en parte el problema objetivo
• Interpretación de AI (diferente a Novedad) con los conocimientos
posteriores
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Consideraciones en la valoración de
actividad inventiva
c) Combinación de documentos
- Se permite combinar documentos (al contrario que la Novedad),
pero puede usarse un sólo documento.
- ¿Probabilidad de su combinación?
- ¿Pertenecen a campos técnicos cercanos o remotos?
- Vínculo razonable para su combinación.
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¿Es obvia la invención?
La pregunta correcta no es “¿podría el experto haberlo hecho?”
sino “¿lo habría hecho?”.. PENSANDO EN UNA MEJORA O
VENTAJA
- El examinador evitará realizar análisis a
posteriori (análisis “ex post facto”)
- Un conjunto de indicadores o pruebas secundarias
ayudan a evaluar la AI
Argumentos e indicadores
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Consideraciones en la valoración de
actividad inventiva
El caso de las Invenciones de Problema
- Invenciones de Problema: inmediatas tras un
planteamiento adecuado.
- Peligro frente al análisis ex post facto. Se reformulará el
problema para valorar su AI.
Ejemplo Faros
Ejemplo Gatera
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Indicadores de Actividad
Inventiva
- Son ejemplos de lo que comúnmente se considera
inventivo o no.
- Representan la ayuda más importante para señalar el
camino adecuado
Los indicadores:
- Favorables
- Desfavorables
- Menores
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INDICADORES A FAVOR DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA
Una necesidad largamente sentida
Superación de un prejuicio técnico existente
Existencia de alternativas equivalentes, pero con sólo
una materialización particular exitosa
Un efecto técnico sorprendente
Una nueva propiedad que no ha sido aún detectada
Eliminación en un proceso de una etapa hasta ahora
considerada necesaria, sin efecto perjudicial para el
producto final
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INDICADORES DE OBVIEDAD (CONTRA LA ACTIVIDAD INVENTIVA)
El resultado obtenido podría ser previsto por el experto
El estado de la técnica dirigía al experto a adoptar inevitablemente
una determinada solución
La única diferencia entre la invención y el estado de la técnica
radica en la implementación de equivalentes bien conocidos
La esencia de la invención es un nuevo uso de una sustancia
conocida mediante la explotación de sus propiedades conocidas
Lo esencial de la invención es la aplicación de un producto o
proceso conocido a una situación análoga
La invención proporciona sólo una agregación de los efectos de
características conocidas, sin ningún efecto particular
consecuencia de una combinación funcional de las características
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ARGUMENTACIONES QUE POR SÍ SOLAS
TIENEN POCO PESO
• Éxito
económico o comercial
• La patente se concedió en otro lugar...
• Si era evidente, ¿porqué no se hizo antes? (Novedad
frente a AI)
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LOS CASOS TÍPICOS DE
ACTIVIDAD INVENTIVA
- Diferencias mínimas entre reivindicación y ET
- Mismo problema.
- Combinación obvia de varias características.
- Combinación obvia de dos documentos.
- Elección entre alternativas obvias.
- Equivalencia de características.
- Reivindicaciones dependientes también carecen de AI.
- Ventaja comercial
- Nueva utilización de un material ya conocido.
- Selección obvia dentro de un rango.
- Omisión obvia.
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El Método
PROBLEMA-SOLUCIÓN
Elementos Básicos
• El estado de la técnica más próximo a la
invención.
• El problema técnico objetivo que pretende
resolver la invención.
• Obviedad o no.
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EL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS PRÓXIMO
Un único documento
El que tenga más características en común con la
invención de la solicitud
debe pertenecer al mismo campo técnico, u otro
íntimamente relacionado
el mismo propósito o uso
el problema o las propiedades relevantes deben
coincidir
el experto en la materia lo habría elegido como
punto de partida
Varios documentos igualmente relevantes: normalmente
se evaluará la actividad inventiva respecto a cada uno
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LA DIFERENCIA
Entre las características técnicas reivindicadas
y el estado de la técnica más próximo
Puede estar representada por:

características adicionales

características modificadas

características del estado de la técnica ausentes en el
objeto reivindicado
Sólo se pueden tener en cuenta características contenidas
en la reivindicación
Se ignoran las características de una reivindicación que no
contribuyan al efecto técnico o al resultado de la invención
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EL PROBLEMA OBJETIVO
Resulta de un análisis “objetivo” de la diferencia
(o de los efectos adicionales) de la invención con
respecto al estado de la técnica más próximo y
del efecto técnico producido por la diferencia
Ha de ser visto sobre el fondo del estado de la
técnica más próximo y con independencia de la
intención subjetiva del inventor
Ha de comprobarse que está realmente resuelto
por la invención tal como se reivindica
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LA OBVIEDAD O EVIDENCIA
La cuestión clave es:
Partiendo del estado de la técnica
más próximo ¿resulta obvio para un
experto
en
la
materia
la
implementación de las diferencias
identificadas en la etapa 1 (estado
de la técnica) para dar solución al
problema técnico objetivo (etapa 2)?
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VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO
PROBLEMA-SOLUCIÓN
Dado que es un método estructurado y sistemático, es más fácil
revisar la actividad inventiva y comparar resultados para que
los examinadores trabajen siguiendo las mismas líneas y
aplicando los mismos estándares de decisión.
También ofrece el método ventajas a los usuarios, pues les
ayuda a defender mejor su solicitud en el momento del examen,
e incluso después, y a las que se oponen a encontrar mejores
argumentos.
Es un método incorporado en las Directrices de Búsqueda y
Examen, lo que permite su contraste con otras
Administraciones PCT.
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NOVEDAD
ACTIVIDAD
INVENTIVA
Actividad Inventiva
enYlas
solicitudes de
patente PCT
EJEMPLO: SAL Y PIMIENTA
Reivindicaciones:
1.- Pieza de cubertería que comprende un mango (1) hueco, para recibir
especias, con una tapa trasera (2) provista de perforaciones (3) y donde
se instala un elemento de cierre (4) que evita la salida de especias
cuando no se utiliza el cubierto.
2.- Pieza de cubertería según la primera reivindicación caracterizada
porque el elemento de cierre (4) tiene unos salientes (5) que encajan en
las perforaciones (3) en la posición de cierre.
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NOVEDAD
ACTIVIDAD
INVENTIVA
Actividad Inventiva
enYlas
solicitudes de
patente PCT
Estado de la técnica más próximo: D1
El elemento de cierre
en el estado de la
técnica
más
próximo
tiene una tapa articulada
que al cerrar cubre las
perforaciones.
Solicitud examinada
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NOVEDAD
ACTIVIDAD
INVENTIVA
Actividad Inventiva
enYlas
solicitudes de
patente PCT
1.- A la vista del documento D1:
¿son Nuevas y/o tienen Actividad
Inventiva las reivindicaciones 1 y 2?
2.- ¿Qué característica se debería
buscar para combinar y atacar la
reivindicación 2?
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NOVEDAD
ACTIVIDAD
INVENTIVA
Actividad Inventiva
enYlas
solicitudes de
patente PCT
Un nuevo documento D2
Pimentero con un elemento de
cierre con salientes que encajan en
las perforaciones de la tapa.
3.- Con D2, ¿tiene Actividad Inventiva la reivindicación 2?
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NOVEDAD
ACTIVIDAD
INVENTIVA
Actividad Inventiva
enYlas
solicitudes de
patente PCT
SOLUCIÓN:
 La reivindicación 1 no es nueva al existir
identidad con el documento D1.
 La reivindicación 2 no tiene actividad
inventiva ya que resultaría obvio para el
experto
en
la
materia
combinar
las
características de cierre recogidas en los
documentos D1 y D2.
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Opinión Escrita (ISA 237): Primera página
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Opinión Escrita, Recuadro V:
Novedad, Actividad Inventiva y
Aplicación Industrial
Este es el Recuadro
esencial de la Opinión
Escrita.
Positiva o negativa
CITAS Y
EXPLICACIONES
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Se refleja la opinión del
examinador basada en el
informe de búsqueda y se
emite
la
valoración
técnica de la invención.
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Ejemplo Informe
negativo
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Continuación
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CONTROL DE CALIDAD
Encuesta interna OEPM 2004 PCT
•
•
•
180
Asunto: Evaluación de niveles de calidad en IBIs y OEs
Tamaño: 234 IBIs + OEs
Periodo: Enero – Junio 2004
Novedad y
Actividad Inventiva
160
Recuadros VII y VIII:
29% solicitudes afectadas
Número de
140
reivindic
Artículo y Regla
5 (Descripción)
afectadas
120
100
80
Artículo y
Regla 6 (reiv.)
60
Otros
40
20
0
No Cumplen
68%
Cumplen
32%
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Muchas gracias por su
atención
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III JORNADA INFORMATIVA DEL COLEGIO OFICIAL DE …