Novedad en las solicitudes de patente PCT
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
PCT
Criterios de Apreciación de
Novedad en las solicitudes de
patentes PCT
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Novedad
Artículo 33(2) PCT
Una invención es nueva si no
existe anterioridad en el estado
de la técnica
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¿Qué es el estado de la
técnica ?
Todo lo que el público haya
tenido acceso en cualquier parte
del mundo.
• Todo lo puesto a
Todas las personas
disposición
(exceptuando aquellas
sometidas a confidencialidad)
• del público
• por escrito
Cualquier documento en
cualquier lengua, nº de copias
o reproducido de cualquier
• o de otra forma
manera.
• o en uso
ofrecer,
• antes de la Producir,
comercializar u otras formas
Cualquier forma
de
explotación
de
un
posible de divulgar
presentación producto, aplicación o
El día
anterior
proceso.
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información.
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Estado de la Técnica: Descripción Oral
• Cuando los hechos han sido
indiscutiblemente conocidos por el público
mediante
–
–
–
–
–
una conversación,
una conferencia
radio,
televisión
equipos de reproducción de sonidos (cintas o
discos).
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La prueba de Novedad;
• Se examina de novedad la invención tal y como
está reivindicada no las formas de realización
• Una solicitud no es nueva cuando el estado de la
técnica (1 sólo documento, no se permite combinación de
distintos documentos) tiene todas las características de
la solicitud
• y es apto para resolver el mismo problema que la
solicitud
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Examen de Novedad
• Lectura de las Reivindicaciones
• Lectura del Estado de la Técnica
• Comparación de las Reivindicaciones
con el Estado de la Técnica
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LECTURA DE LAS REIVINDICACIONES:
LENGUAJE
• Uso particular del lenguaje
 “para” – “adecuado para”
 “comprende” – “consiste “
Herramienta para destornillar..
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LECTURA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Interpretación restrictiva

Características Implícitas / Explícitas

Divulgación suficiente para reproducir la
invención
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Lectura del estado de la Técnica: Características
Explícitas / Implícitas
• Una característica explícita es clara, precisa y
está completamente establecida, mientras que
• una característica implícita no está directamente
establecida sino de forma indirecta, como algo que
constituye una consecuencia que deriva
necesariamente de lo establecido.
– La utilización de caucho en circunstancias donde
la utilización de sus propiedades elásticas son
claras incluso aunque no esté expresado
explícitamente.
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COMPARACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN CON EL
ESTADO DE LA TÉCNICA
Si algo es equivalente a lo reivindicado, claramente no es lo
mismo. El uso de equivalentes concierne a la actividad
inventiva, no a la novedad
Si todas las características técnicas de la invención no están
directa e inequívocamente descritas en combinación, la
cuestión sería de obviedad (concierne a la actividad
inventiva)
El examinador debe ser riguroso al establecer lo que se
deriva directa e inequívocamente de los dibujos
Para una reivindicación de producto, deben considerarse las
características físicas, para una de procedimiento las etapas
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COMPARACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN CON EL
ESTADO DE LA TÉCNICA
Específico - genérico
Particular - general
Invenciones de selección
Rangos
Listas
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COMPARACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN CON EL
ESTADO DE LA TÉCNICA
Lo particular anula la novedad de lo general, pero no al contrario
Es cierto para valores discretos
p. ej. el aluminio anula la novedad de los
metales, pero el metal no la del aluminio
Y el mismo principio es válido para los rangos
Una temperatura específica anula la novedad
de un rango, pero un rango no anula la
novedad de una temperatura específica
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Otras consideraciones
• La novedad es independiente del campo técnico.
Una búsqueda de novedad nunca termina.
• Es una abstracción de los modos de realización ya
explicados en la descripción.
• El examinador
– sabe lo que significa una característica en relación con los
modos de realización,
– el examinador debe imaginar lo que también puede/podría
significar
• Intentar
– hacerse una imagen de la reivindicación aislada,
– puntualmente pedírselo a un compañero ajeno al campo
técnico
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Esquema: Novedad artículo 33 (2) PCT
Divulgación disponible
antes de la fecha de
presentación de la
solicitud
NO
hay novedad
SI
Identificar las
características
técnicas de la
reivindicación
Identificar las
características
técnicas divulgadas
comunes a la
reivindicación
NO
hay novedad
¿Idéntico?
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SI
No hay
novedad
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PCT: INFORMES EMITIDOS DENTRO DE
CADA CAPÍTULO:
CAPÍTULO I:
• Informe de Búsqueda Internacional
• Opinión Escrita
CAPÍTULO II
• (2ª Opinión Escrita)
• Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad
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INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL
– Lista de documentos relativos al estado de la técnica con
indicación de su grado de relevancia:
X
Y
A
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OPINIÓN ESCRITA
Objetivo:
• Dar al solicitante una indicación de NOVEDAD,
ACTIVIDAD INVENTIVA Y APLICACIÓN INDUSTRIAL
de la solicitud de la manera más efectiva posible
• Igualmente se da información sobre otros defectos
de la solicitud.
• Intentar que la OE sea de la máxima utilidad para las
etapas posteriores, incluyendo sugerencias de
modificaciones que evitarían una opinión negativa en
fases posteriores.
Se emite simultáneamente con el
Informe de Búsqueda Internacional
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OPINIÓN ESCRITA: ELEMENTOS
(FORMULARIO PCT/ISA/237):
 Base de la Opinión
 Prioridad
 Falta de formulación de opinión
 Falta de Unidad

Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial
 Documentos Citados
 Defectos
 Observaciones sobre Claridad y Congruencia
La OE es un documento compuesto de 8
recuadros que analizan los distintos aspectos de
laVera
solicitud
PCT
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EL INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL
SOBRE PATENTABILIDAD
(FORMULARIO PCT/IPEA/409):
 Base de la Opinión
 Prioridad
 Falta de formulación de opinión
 Falta de Unidad

Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial
 Documentos Citados
 Defectos
 Observaciones sobre Claridad y Congruencia
Tiene una estructura similar a la Opinión Escrita salvando el hecho que es
un informe definitivo que no debe invitar a realizar modificaciones.
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Opinión Escrita (ISA 237): Primera página
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Teorías
Razas, variedades vegetales
Planes negocios
Tratamiento, diagnóstico
Presentaciones
Programas ordenador
PCT/ISA/237: Recuadro III
No formulación de opinión
sobre la novedad, la actividad
inventiva y la aplicación
industrial
Imposibilidad por falta
de claridad
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MOTIVOS
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Opinión Escrita, Recuadro V:
Novedad, Actividad Inventiva y
Aplicación Industrial
Este es el Recuadro
esencial de la Opinión
Escrita.
Positiva o negativa
CITAS Y
EXPLICACIONES
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Se refleja la opinión del
examinador basada en el
informe de búsqueda y se
emite
la
valoración
técnica de la invención.
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Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad,
Recuadro V:
Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial
Igualmente, este es el
recuadro esencial del
Informe Preliminar
Internacional sobre
Patentabilidad. Se
refleja el dictamen del
examinador y se emite la
valoración técnica de la
invención.
CITAS Y
EXPLICACIONES
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Opinión Escrita/IPIP:
Recuadro VI;
Ciertos documentos citados
Sólo interferencias de prioridad:
Documentos “E” o “P”
 De acuerdo con la regla 70.10,
deben incluirse las fechas de
publicación, presentación y
prioridad de los documentos
citados en la opinión escrita, cuya
fecha de prioridad interfiera con
la fecha de presentación de la
solicitud.
 En caso que no se admita
alguna prioridad debe hacerse
constar en el recuadro II de
prioridad
Divulgaciones no escritas
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Ejemplo Informe
positivo
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Mira Hobbes,
¡Mi nueva
invención!
Pero,
¿No es tu
transformador?
ERA, pero he hecho
algunos cambios.
Mira, he tumbado la
caja de este lado.
Ahora es un
DUPLICADOR
Ah
Combina las tecnologías de un
Transformador y una
Fotocopiadora, no sólo hace
una reproducción en papel.
ESTA MÁQUINA crea un
duplicado real.
¿ Pero, es suficiente la
Novedad …?
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Muchas gracias por su
atención
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III JORNADA INFORMATIVA DEL COLEGIO OFICIAL DE …