EL REQUISITO DE NOVEDAD
EN LOS ESTADOS UNIDOS
Rafael CASTELLANOS LLORENÇ
OFICINA PONTI
Octubre 2001
Novedad en los Estados Unidos
EL REQUISITO DE NOVEDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS
SUMARIO
1. CONCEPTOS GENERALES
2. COMENTARIOS
3. APLICACIÓN DE LA NOVEDAD
4. PROCEDIMIENTO DE INTERFERENCIA
5. ALGUNOS DETALLES PRÁCTICOS
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1. CONCEPTOS GENERALES
Deben tenerse en cuenta dos criterios básicos para valorar la
novedad en los Estados Unidos.
•
El sistema americano se basa en el “first to invent” y no
en el “first to file”, es decir, el derecho a la patente se
otorga al primero que inventa y no al primero que presenta
la solicitud ante la oficina de patentes.
•
El sistema americano establece el período de gracia de
1 año, según el cual el inventor puede divulgar su invención durante el año anterior a la fecha de presentación.
A continuación se expondrán las condiciones que exige la ley
de patentes enmarcadas en los dos criterios básicos citados.
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Condiciones relacionadas con la fecha de la invención:
Una solicitud de patente en los EEUU no presenta novedad si el
objeto de la invención:
1) Ha sido inventado antes en cualquier país (35 USC 102 (g)).
2) Ha sido patentado o descrito antes de la invención en una
publicación impresa en cualquier país (35 USC 102 (a)).
3) Ha sido conocido o utilizado antes de la invención por terceros
en los EEUU (35 USC 102 (a)).
4) Ha sido descrito por otros en una solicitud de patente en EEUU,
en una patente en EEUU o en una solicitud PCT que designe EEUU
publicada en inglés, antes de la invención (35 USC 102 (e)).
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Condiciones relacionadas con el período de gracia de 1 año:
Una solicitud de patente en los EEUU tampoco presenta novedad si
el objeto de la invención:
5) Ha sido patentado o descrito en una publicación impresa en
cualquier país más de un año antes de la fecha de solicitud en los
EEUU (35 USC 102 (b)).
6) Ha sido utilizado o vendido en los EEUU más de un año antes de
la fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102 (b)).
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Una solicitud de patente en los EEUU tampoco presenta
novedad si el objeto de la invención:
7) Ha sido objeto de una solicitud de patente fuera de los
EEUU por el propio solicitante más de un año antes de la
fecha de solicitud en los EEUU, y si la solicitud de patente
fuera de los EEUU se concede antes de la fecha de
solicitud en los EEUU (35 USC 102(d)).
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2. COMENTARIOS
1) Ha sido inventado antes en cualquier país (35 USC 102 (g)).
La fecha de la invención puede ser la más antigua de las
siguientes:
• la fecha de concepción de la invención
• la fecha de reducción a la práctica de la invención
• la fecha de presentación de la solicitud de patente
(provisional o regular)
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Antes del 1.1.1996, sólo se consideraba si el objeto de la
invención había sido inventado antes en EEUU. Fuera de los
EEUU, la fecha de la invención que se tenía en cuenta en los EEUU
era la fecha de presentación o de prioridad.
Antes del 8.12.1993, el mismo criterio se aplicaba en Canadá y
en Méjico.
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Ahora, un inventor no estadounidense de un estado
miembro de la OMC puede hacer valer la fecha de su
invención. Si se quiere patentar en EEUU es, pues,
importante disponer de pruebas para establecer la fecha de
la invención.
Para establecer la prioridad de la invención (“first to
invent”) existe el procedimiento de interferencia, al que se
hará referencia más adelante.
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2) Ha sido patentado o descrito antes de la invención en una
publicación impresa en cualquier país (35 USC 102 (a)).
3) Ha sido conocido o utilizado antes de la invención por
terceros en los EEUU (35 USC 102 (a)).
Según estos dos apartados se trata de novedad mixta (“mixed
novelty”), ya que se consideran los dos criterios: utilización
en EEUU y publicación en cualquier país.
Los documentos publicados (apartado 2) constituyen en la
práctica la categoría más importante del estado de la
técnica.
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Cuando se utiliza el término “patentado” en este apartado
debe entenderse “publicado en una patente”. La confusión
puede ser debida a que antes de la ley actual, la patente se
publicaba en el momento de la concesión. La nueva ley prevé
la publicación de la solicitud de patente antes de la
concesión.
Cuando se refiere a una publicación impresa debe entenderse
cualquier medio al cual el público tenga acceso, por ejemplo
Internet.
Se considera que para que exista utilización accesible al
público (apartado 3) es suficiente el uso de una sola persona
sin restricción.
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4) Ha sido descrito por otros en una solicitud de patente en
EEUU, en una patente en EEUU o en una solicitud PCT que
designe EEUU publicada en inglés, antes de la invención (35 USC
102 (e)).
La fecha de referencia es pues la de la solicitud en los EEUU, no
la de prioridad.
Se trata de un requisito con discutible base legal, ya que
discrimina las solicitudes presentadas fuera de los EEUU, por lo
que se considera que está en contradicción con acuerdos
internacionales sobre patentes suscritos por los EEUU (CUP,
ADPIC).
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Una solicitud PCT se equipara a una solicitud en los EEUU,
pero sólo si se publica en inglés.
Una solicitud PCT publicada en ruso o en español no podría
utilizarse para cuestionar la prioridad de una invención en
los EEUU desde la fecha de presentación, sino desde la fecha
de publicación, tal como se desprende del apartado 2).
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5) Ha sido patentado o descrito en una publicación impresa en
cualquier país más de un año antes de la fecha de solicitud en los
EEUU (35 USC 102 (b)).
6) Ha sido utilizado o vendido en los EEUU más de un año antes de la
fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102 (b)).
Estos apartados son análogos a los apartados 2) y 3) (“mixed
novelty”) con la consideración del período de gracia de 1 año antes
de la solicitud.
La divulgación anterior a la solicitud por el inventor no destruye la
novedad en los EEUU, pero destruye la novedad en la mayoría de
países, donde se aplica el criterio del “first to file”.
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Antes del 1.1.1996 un inventor no estadounidense no podía
reivindicar la fecha de la invención, pero tenía la
compensación de que su publicación dentro del año
anterior a la solicitud en los EEUU no destruía la novedad.
El apartado 6) es análogo al apartado 3), con la
consideración del período de gracia de 1 año antes de la
solicitud. Sin embargo, en el apartado 3) se utilizan los
términos “conocido o utilizado” (“Known or used”),
mientras que en el apartado 6) se utilizan los términos “en
uso público o en venta” (“in public use or on sale”).
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La venta se refiere a una oferta comercial de una realización.
La oferta de venta de un concepto inventivo (idea) no debe
considerarse.
7) Ha sido objeto de una solicitud de patente fuera de los EEUU
por el propio solicitante más de un año antes de la fecha de
solicitud en los EEUU, y si la solicitud de patente fuera de los
EEUU se concede antes de la fecha de solicitud en los EEUU (35
USC 102(d)).
Si la solicitud fuera de los EEUU se presenta dentro del año
anterior no se destruye la novedad.
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Tampoco se destruye la novedad si la solicitud fuera de los EEUU
se presenta más de un año antes de la fecha de solicitud en los
EEUU, si la citada solicitud fuera de los EEUU se concede
después de la fecha de solicitud en los EEUU.
Sin embargo, si un solicitante no estadounidense quiere
beneficiarse de la fecha de solicitud fuera de los EEUU debe
presentar la solicitud en los EEUU dentro del año a partir de la
primera solicitud y reivindicar la prioridad de la primera
solicitud, como es habitual.
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EXCEPCIONES A LA DIVULGACION
El uso para fines experimentales no se considera estado de la
técnica. En este contexto, el año de gracia no empieza a
contar hasta que se ha terminado la fase experimental.
Una divulgación realizada en una oferta de venta de un
concepto inventivo (idea) no forma parte del estado de la
técnica.
El equivalente a los seis meses de los artículos 55 (1) b CPE y
7 (b) LP española es el año de gracia para el inventor.
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CONCLUSION
• Prioridad de la invención. Procedimiento de
interferencia.
• Año de gracia para el inventor.
• “Mixed novelty”, utilización en EEUU y publicación
en todo el mundo.
• Solicitudes en EEUU y PCT en inglés anteriores.
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3. APLICACIÓN DE LA NOVEDAD
El requisito de novedad puede presentarse en la práctica
bajo diversas formas, esencialmente, diferencias físicas,
combinaciones y utilización.
• Las diferencias físicas pueden ser estructurales o de
procedimiento. No debe confundirse con una diferencia en
el resultado o con una ventaja.
• La diferencia puede consistir en la supresión de un
elemento estructural.
• Una gama de valores más estrecha también se considera
nueva.
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• Una nueva etapa en un procedimiento conocido es
suficiente para considerar nuevo un procedimiento.
• También presenta novedad una nueva combinación de
elementos conocidos.
• Un nuevo uso de un producto conocido también presenta
novedad. El término producto debe interpretarse en en
sentido amplio, es decir: producto, compuesto, composición,
máquina, dispositivo, etc.
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4. PROCEDIMIENTO DE INTERFERENCIA
Es un procedimiento ante la USPTO para determinar la
prioridad de una invención respecto a la misma invención de
otro inventor.
El procedimiento debe iniciarse dentro del año posterior a la
concesión de la patente contra la cual se desea presentar el
procedimiento de interferencia.
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Un inventor puede conseguir una fecha de invención
prioritaria si puede demostrar que:
a) La reducción a la práctica (“reduction to practice”) de la
invención, es decir, la realización y la prueba de la
invención (“building and testing”) es anterior, o bien
b) La concepción (“conception”) de la invención es anterior
y la reducción a la práctica se ha llevado a cabo con
diligencia (es decir, debe pasar poco tiempo entre
concepción y reducción a la práctica).
En caso de contradicción entre los dos criterios a) y b), el
segundo b) prevalece (35 USC 102 (g) 2)).
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Existen distintos medios para demostrar las dos fechas
correspondientes a la concepción de la invención y a la
reducción a la práctica.
Esencialmente son:
a) El cuaderno de laboratorio (“lab notebook”).
b) La descripción de la invención (“invention disclosure”).
c) Los servicios que ofrece la USPTO: El DDP (“disclosure
document program”) y la PPA (“provisional patent
application”).
A continuación se explican brevemente cada uno de estos
medios.
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a) CUADERNO DE LABORATORIO
Sirve para anotar los datos sobre la invención en las dos
fases ya mencionadas de concepción de la invención y de
reducción a la práctica de la invención.
El cuaderno de laboratorio debe constar de páginas
numeradas fijas que deben estar fechadas y deben ser
firmadas por el inventor y los testigos. También es
necesario tener en cuenta algunas condiciones para
asegurar la fecha de las anotaciones, tales como usar tinta
indeleble, no dejar espacios en blanco, anotar la fecha de
las correcciones, etc.
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Las hojas dedicadas a la concepción de la invención deben
contener el título de la invención, el objetivo de la invención,
una descripción estructural y funcional de la misma, croquis y
las derivaciones de la invención (“ramifications”, en inglés, es
decir, todas las variantes posibles de la invención concebida).
A continuación se reproducen cinco hojas referidas a la
concepción de la invención de un modelo de cuaderno de
laboratorio publicado en el libro: “The Inventor’s Notebook” by
Fred Grissom & David Pressman.
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Las hojas dedicadas a la reducción a la práctica, es decir,
la realización y pruebas de la invención (“building and
testing”) deben contener el título, con una referencia a la
página del cuaderno en la que se describe la concepción
de la invención, una descripción técnica, fotos o croquis,
derivaciones (ramifications), una descripción de las
pruebas realizadas y una descripción de los resultados
obtenidos. A continuación se reproducen dos páginas del
libro citado.
Si es necesaria la intervención de un profesional para
realizar y probar la invención, éste debería firmar un
acuerdo de colaboración (existe el formulario correspondiente).
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En las distintas páginas, un testigo es suficiente, aunque es
preferible que sean dos para reforzar la veracidad de la
información y para facilitar una eventual declaración de los
testigos en el futuro.
El testigo debe ser un experto capaz de entender la
invención.
El testigo debe ser imparcial, por lo que debe evitarse que
tenga un vínculo familiar o profesional muy estrecho con el
inventor. No puede ser un coinventor.
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b) DESCRIPCION DE LA INVENCION
Es una solución alternativa al cuaderno de laboratorio, que no
comporta las anotaciones diarias del cuaderno.
Debe anotarse la misma información detallada indicada para
el cuaderno de laboratorio. Las páginas deben estar también
fechadas y deben ser firmadas por el inventor y los testigos
(preferentemente dos). Son necesarias dos descripciones
independientes, una para la concepción de la invención y la
otra para la realización y pruebas de la invención (“building
and testing”).
La descripción puede realizarse en ordenador y firmar las
páginas una vez impresas en papel.
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c) DDP y PPA
Se trata de dos servicios de la USPTO con finalidades
parecidas al cuaderno de laboratorio.
• El DDP (“disclosure document program”) sirve para
establecer la fecha de concepción de la invención cuando no se
utiliza el cuaderno de laboratorio o la descripción de la
invención citados. Se trata de una descripción que debe cumplir
algunos requisitos formales y que debe presentarse ante la
USPTO acompañda de una tasa reducida (del orden de 10 $). No
son precisos los testigos.
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La USPTO conserva el DDP durante dos años. La solicitud de
patente correspondiente a la invención debe presentarse
dentro de los dos años citados. Entonces la USPTO conserva el
DDP indefinidamente. Junto con la solicitud de patente debe
presentarse una carta que haga referencia al DDP. Debido a
que la USPTO destruye el DDP si no se presenta la solicitud de
patente, muchos inventores prefieren el cuaderno de
laboratorio.
• La PPA (“provisional patent application”), es decir, la
solicitud de patente provisional sirve para establecer la fecha
de reducción a la práctica de la invención.
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5. ALGUNOS DETALLES PRÁCTICOS
1) Sobre la fecha de la invención
Es aconsejable disponer de pruebas para poder demostrar la
fecha de concepción de la invención y la fecha de reducción a
la práctica de la invención (“conception and reduction to
practice”).
De los medios descritos anteriormente, el cuaderno de
laboratorio parece el mejor para demostrar la autenticidad
y las fechas de la invención. Sin embargo, es el sistema más
engorroso.
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Además, el cuaderno de laboratorio debe llevarse a cabo
desde el primer día, por lo que si ya ha tenido lugar la
concepción de la invención sin haber empezado todavía
el cuaderno, sería aconsejable alguna de las otras
soluciones descritas, valorando adecuadamente los pros
y contras de cada posible solución.
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2) Sobre las solicitudes PCT que designan EEUU
Antes del 29 de noviembre de 1999, una solicitud PCT que
designaba EEUU, a efectos del estado de la técnica, era
equivalente a una solicitud estadounidense a partir de su
entrada en la fase nacional en EEUU.
Desde la fecha citada, una solicitud PCT que designa EEUU
publicada en inglés puede hacer valer su fecha de presentación
contra una invención posterior (35 USC 102 (e)). Para una
solicitud PCT no publicada en inglés, la fecha de entrada en la
fase nacional es la que cuenta a efectos del estado de la
técnica.
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Por ello, es aconsejable presentar la solicitud PCT en
inglés, lo cual implica que se presente el PCT en la Oficina
Internacional de la OMPI o en la OEP como oficinas
receptoras. Ello es posible si existe una primera solicitud en
España. La solución sería, pues, presentar una solicitud PCT
en inglés, basada en una prioridad española.
De todos modos, ésta no es la única posibilidad existente
para adelantar la fecha válida para destruir la novedad de
una invención posterior.
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Otra posibilidad consiste en presentar directamente una
solicitud de patente en EEUU sin pasar por la via PCT. Esta
solución sólo es aconsejable cuando interese acelerar el
procedimiento en EEUU, ya que tiene el inconveniente de
anticipar los costes de presentación.
Existe también la posibilidad de presentar una
“continuation application” de la solicitud PCT, ya que de
este modo la fecha efectiva es la de la solicitud PCT. Una
“continuation application” tiene la fecha de presentación
de la solicitud original de la que parte.
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Finalmente, si se parte de una primera solicitud en España,
una publicación avanzada de su contenido (sin necesidad de
una traducción) tiene el efecto de destruir la novedad de
cualquier invención posterior (35 USC 102 (a)), desde una
fecha todavía anterior (puede realizarse inmediatamente
después de la presentación de la solicitud en España).
Esta última solución parece la más adecuada, teniendo en
cuenta las ventajas ya mencionadas en el apartado referido a
a la novedad en Europa, a menos que interese destacar la
actividad inventiva de una solicitud de patente respecto a la
publicación anterior referida a características muy próximas.
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